Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав
Самарским областным судом изучена практика рассмотрения дел о защите интеллектуальных прав.
Для настоящего обобщения районными (городскими) судами г. Самары и Самарской области представлено 51 дело.
По 40 делам исковые требования были удовлетворены, по 6 делам в удовлетворении исковых требований отказано, по 5 делам производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.
Из рассмотренных дел указанной категории обжаловано 20 решений. Из них 1 решение районного суда отменено полностью и направлено на новое рассмотрение.
В кассационном порядке рассматривалось 3 дела.
В соответствии с частью 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Согласно статье 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются по общему правилу судом.
Вопрос о разграничении подведомственности гражданско-правовых споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами является сложным.
Возможность применения форм защиты нарушенного права гарантируется законодательством РФ только в случае соблюдения определенных процедур. Ключевым вопросом защиты права является правильное определение подведомственности того или иного спора.
Во избежание ошибочного определения подведомственности споров, относящихся к ведению различных юрисдикционных органов, необходимо правильное толкование правил ее разграничения, зафиксированных в процессуальном законодательстве.
При разрешении вопроса о принятии исковых заявлений о защите интеллектуальных прав к своему производству, городские (районные) суды Самарской области правильно определяют подведомственность дел, связанных с применением положений части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из субъектного состава участников спора, так и с учетом существа спорных правоотношений.
По спорам о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, суды правильно исходили из того, что данные споры подведомственны судам общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Следует отметить, что с июля 2013 года действует Суд по интеллектуальным правам, который является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.
Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции подсудны категории дел, предусмотренные частью 4 статьи 34 Арбитражным процессуальным кодексом РФ.
Дела, рассмотрение которых отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам и которые находились в производстве судов общей юрисдикции на день начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, подлежат дальнейшему рассмотрению судами общей юрисдикции по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством (часть 4 статьи 3 Федерального конституционного закона от 06.12.2011 N 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», часть 3 статьи 4 Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»).
Указанные дела не передаются в Суд по интеллектуальным правам по подведомственности.
В ряде случаев Гражданским кодексом Российской Федерации прямо предусмотрен административный порядок защиты интеллектуальных прав.
Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 — 1405 ГК РФ, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Однако они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.
Вопросов о подсудности гражданских дел, связанных с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, у районных (городских) судов не возникало.
При рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, суды руководствовались законодательством, действовавшим до введения в действие части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Разрешая споры о признании интеллектуальных прав, суды правильно применяют законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права.
Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными в части 4 ГК РФ применительно к интеллектуальным правам, так и общими для всех гражданских прав способами защиты, названными в ст. 12 ГК РФ и урегулированными в части 1 ГК РФ.
Для изучения практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, в Самарский областной суд поступили дела по искам:
— о взыскании авторского вознаграждения;
— об использовании произведения без согласия автора;
— о защите исключительного права на результат интеллектуальной деятельности;
— о пресечении нарушения исключительного права на изобретение, удостоверенного патентом;
— о защите авторских прав;
— о признании патента недействительным.
Заявления об обращении взыскания на заложенное исключительное право; споры о соавторстве на произведения, взыскании автору вознаграждения за публичное исполнение музыкального произведения, об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 статьи 1252 ГК РФ к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, а также об авторских правах на произведения архитектуры не рассматривались.
Изучение судебной практики рассмотрения дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, свидетельствует о том, что суды в основном правильно разрешают дела данной категории, правильно применяют закон, которым следует руководствоваться при рассмотрении конкретного дела, в том числе Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», решения судов мотивированы.
Однако не во всех судах рассматривались дела о защите интеллектуальных прав.
Согласно представленным в Самарский областной суд сведениям, в производстве 17 судов Самарской области споры о защите интеллектуальных прав не рассматривались.
Наибольшее количество дел составляют дела по искам Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» о взыскании компенсации на нарушение авторского права, которая на основании приказа N 16 Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, в соответствии со ст. 1244 ГК РФ аккредитована в качестве организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции.
По искам ООО «Российское Авторское Общество» о взыскании компенсации за нарушение авторского права рассмотрено 19 дел, обжаловано 5 решений.
Все решения оставлены без изменения.
При рассмотрении дел о взыскании компенсации судами правильно устанавливается размер компенсации, подлежащий взысканию, с учетом разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Так, 26.01.2012 Железнодорожным районным судом г. Самары рассмотрено гражданское дело по иску Поволжского филиала Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» к ООО «П» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав.
Судом установлено, что 21.11.2010 на площадке КРК «М», принадлежащего ООО «П», использовались музыкальные произведения иностранных авторов без заключения лицензионного соглашения с ООО «Российское Авторское Общество» и без выплаты авторского вознаграждения, в результате чего нарушено исключительное право истца на их использование.
С учетом положений п. 3 ст. 1244, ст. 1270, п.п. 6 п. 2 ст. 1270, ст. 1301 ГК РФ, исковые требования Поволжского филиала Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» к ООО «П» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав удовлетворены, решением Железнодорожного районного суда г. Самары от 26.01.2012 с ООО «П» в пользу Поволжского филиала Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» взыскана компенсация за нарушение авторских прав в размере 70 000 рублей для последующей выплаты авторам/правообладателям.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 21.03.2012, решение Железнодорожного районного суда г. Самары от 26.01.2012 оставлено без изменения, апелляционная жалоба «П» без удовлетворения.
Аналогичные дела по искам ООО «Российское Авторское Общество» рассматривались Железнодорожным районным судом г. Самары, Куйбышевским районным судом г. Самары, Кировским районным судом г. Самары, Комсомольским районным судом г. Тольятти Самарской области, Автозаводским районным судом г. Тольятти Самарской области.
Сроки действия авторских прав суды определяют правильно, затруднений при исчислении данных сроков не возникало.
При разрешении спора о защите авторских прав, истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.
При этом необходимо исходить из того, что автором произведения (обладателем исключительного права на произведение) считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения, пока не доказано иное.
Так, 18.06.2013 Центральным районным судом г. Тольятти рассмотрено гражданское дело по иску Л.А.Г. к ООО «Т» о защите авторских прав.
Заявляя требования Л.А.Г. указал, что ответчик незаконно разместил на своем сайте фотографии, созданные им в рекламных целях, права на которые принадлежат истцу, требовал их удаления с сайта и выплаты компенсации.
В обоснование заявленных требований Л.А.Г. ссылался на то, что фотографии ответчиком получены с сайта, принадлежащего истцу.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что сайт, на который ссылается истец, ему не принадлежит, и при размещении фотографий правообладатель не оповестил третьих лиц о принадлежащем ему исключительных прав на фотографии, путем помещения на каждом экземпляре знака охраны авторского права.
Вместе с тем при разрешении споров о взыскании вознаграждения за использование изобретения судами допускались ошибки в применении норм материального и процессуального права.
Так, решением Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 18.01.2010 удовлетворены исковые требования К.П.П., М.В.П., С.Ю.П. к ООО «Т» о взыскании вознаграждения за использование изобретения. Судом постановлено взыскать с ООО «Т» в пользу истцов вознаграждение за использование изобретения.
Разрешая спор, суд исходил из того, что 20 августа 2005 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ООО «Т» выдан патент на изобретение.
Авторами изобретения являются К.П.П. (на момент подачи заявки на изобретение находившийся в трудовых отношениях с ООО «Т»), М.В.П., С.Ю.П., Ф.Ю.И., Т.А.Е., К.В.В., В.В.И. Изобретение внедрено на производстве ООО «Т» в цехе БК-4 завода N 4 по производству бутилкаучука с 10 июня 2005 г., следовательно, изобретение является служебным, поскольку создано истцами в связи с выполнением трудовых обязанностей, продолжает использоваться ответчиком, в результате чего ответчик получает доход, однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачивает. При этом, суд пришел к выводу о том, что действующее законодательство не содержит норм, предусматривающих прекращение выплаты вознаграждения авторам изобретения в связи с досрочным прекращением действия патента.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 19 марта 2010 г., решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 18.01.2010 оставлено без изменения, кассационная жалоба ООО «Т» без удовлетворения.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 15 февраля 2011 года (дело N 46-В10-31), решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 18 января 2010 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 19 марта 2010 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы суда первой и второй инстанции не основаны на нормах материального права, подлежащих применению к отношениям сторон.
Из содержания положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для установления факта использования изобретения, необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, что судом не было сделано и не отражено в решении.
Кроме того, при разрешении спора судом не учтено, что согласно статье 1364 Гражданского кодекса Российской Федерации, по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.
Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.
В соответствии со статьей 1399 Гражданского кодекса Российской Федерации действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, — со дня поступления заявления.
По смыслу приведенных норм, момент, с которого действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно на основании волеизъявления патентообладателя (по его заявлению), приурочен ко дню поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решение на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента.
Как усматривается из состоявшихся по делу судебных постановлений, приведенные нормы закона не были приняты во внимание, поскольку установив, что действие патента от 20 августа 2005 года, выданного ООО «Т», было прекращено 31 марта 2009 года, суд возложил на ответчика обязанность по выплате вознаграждения всем авторам (включая не состоящих в трудовых отношениях с ООО «Т» и для которых изобретение не является служебным в силу пункта 1 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации) изобретения за его использование в течение всего периода, в том числе включающего время после прекращения действия патента.
При новом рассмотрении дела судом было отказано в удовлетворении исковых требований К.П.П., М.В.П., С.Ю.П. (решение Центрального районного суда г. Тольятти от 19.10.2011), поскольку установлено, что М.В.П. и С.Ю.П., указанные в качестве авторов служебного изобретения, никогда не состояли в трудовых отношениях с ООО «Т», поэтому для данных лиц изобретение не является служебным в силу п. 1 ст. 1370 ГК РФ, действие патента было прекращено 31.03.2009, в связи с чем отсутствуют основания для взыскания вознаграждения после указанной даты (ст. 1364 ГК РФ), и один из пунктов формулы изобретения ООО «Т» не используется.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 13 декабря 2011 года, решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 19 октября 2011 года оставлено без изменения, кассационные жалобы К.П.П., представителя по доверенности М.В.П. и С.Ю.П., а также жалоба ООО «Т» без удовлетворения.
Решением Нефтегорского районного суда Самарской области от 07.09.2011 отказано в удовлетворении исковых требований К.А.П. и Г.С.Е. к ОАО «Р» о взыскании вознаграждения за использование служебного изобретения, поскольку представленные истцами патенты на изобретение и полезную вещь признаны недействительными в связи с несоответствием условиям патентоспособности «новизна».
Изучение дел показало, что при рассмотрении дел, связанных с пресечением нарушения исключительного права на изобретение, удостоверенного патентом, судами обоснованно назначались судебные патентно-технические экспертизы.
При этом важное значение при назначении экспертизы имеет не только наличие материалов, подлежащих исследованию, но и от тех вопросов, которые необходимо поставить перед экспертом.
Так, определением Красноглинского районного суда г. Самары от 23.10.2012 по гражданскому делу по иску С.Д.Ю. к ЗАО «Г» о пресечении нарушения исключительного права на изобретение, удостоверенного патентом, была назначена судебная патентно-техническая экспертиза.
Согласно заключению эксперта, в производимых ЗАО «Г» изделиях использован каждый признак изобретения, удостоверенного патентом истца, что нарушает его исключительные права.
Решением Красноглинского районного суда г. Самары от 25.01.2013, вступившим в законную силу, исковые требования С.Д.Ю. удовлетворены, ЗАО «Г» запрещено использовать изобретение, удостоверенное патентом истца.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично.
Правоотношения сторон по подаче заявки на выдачу патента на изобретение, возникшие до 01.01.2008, регулируются Патентным законом РФ от 23.09.1999 N 3517-1, действовавшим до 1 января 2008 года, поскольку в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ, часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.
В соответствии с п. 3 ст. 3 Патентного закона РФ, патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Согласно ст. 4 Патентного закона РФ, патент может быть получен только в случае, если изобретение является новым. Подача заявки позднее шести месяцев после того, как изобретение было раскрыто, внедрено, в производство, препятствует получению патента.
В соответствии со ст. 8 Патентного закона РФ патент выдается: автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
В силу ст. 15 Патентного закона РФ заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим законом.
Полномочия патентного поверенного и иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, патентообладателем или иным заинтересованным лицом.
Решением Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 15 марта 2011 года, вступившим в законную силу, удовлетворены исковые требования ООО «Т» к З.М.М. о признании патента на изобретение N <…> «С» от 20.07.2004 недействительным, поскольку при рассмотрении дела установлено, что заявка на выдачу патента на изобретение была подана с нарушением установленного ст. 4 Патентного закона срока, и ненадлежащим лицом, действовавшим в интересах лица, не являющегося правообладателем (автором) изобретения.
Кроме того, при разрешении дела судом установлено, что оформление заявки на получение патента и последующее получение патента на изобретение N <…> «С» от 20.07.2004 не соответствует требованиям закона, акт об использовании изобретения надлежащим образом не оформлен, так как отсутствует подпись руководителя предприятия, не указана дата составления, имеется лишь дата начала использования изобретения — 24.12.1996, не приложен расчет экономического эффекта от внедрения, конструкторская и технологическая документация, согласование Ростехнадзора.
Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, показал, что при рассмотрении дел определенную сложность вызвало выяснение вопросов о фактическом использовании изобретения истцов на предприятии ответчика.
Для правильного и своевременного разрешения споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, важное значение имеет надлежащая подготовка каждого дела к судебному разбирательству.
Изучение судебной практики показывает, что некоторые суды к подготовке дел относятся формально.
Недостатки в подготовке дел к судебному разбирательству являются причиной длительного разрешения споров, что недопустимо.
Судья
Самарского областного суда п/п
А.Е.ШИЛОВ